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• 作者：華訊知識產權
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• 發布時間：2023-01-06 13:25
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【概要描述】 技術是第一生產力，對于企業和公司來說，專利一旦被成功授權，形成了企業的無形資產，保證了企業的核心競爭力，因此，大多數企業都希望所掌握的技術成果轉化為知識產權，然而，成功申請一項專利并非易事，在申請過程中往往容易出現專利申請被駁回的情況，那么專利申請被駁回是否沒有補救的余地呢，發明人和申請人應該怎么做呢？ ? 首先，要明確一點，當專利被駁回時，并不是毫無辦法，根據《中華人民共和國專利法》第四十一條，專利申請人對國務院專利行政部門駁回申請的決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內向國務院專利行政部門請求復審。國務院專利行政部門復審后，作出決定，并通知專利申請人。 也就是說，當專利被駁回后，申請人可以提出復審請求，由復審委員會再次對專利申請進行審查，經過復審后可能出現以下兩種情況：(1)維持原駁回決定，駁回專利復審請求。(2)確認專利復審請求理由成立，或者確認經申請人修改后，申請文件已克服了原駁回決定指出的缺陷，決定撤消原駁回決定，申請退回原審查部門重新審查。 那么，一篇被駁回專利申請究竟要不要提出復審請求呢，在提出復審請求之前需要做出什么考量呢？ ? 一、專利復審的現狀 根據《國家知識產權局2021年度報告》，2021年，國家知識產權局共受理專利復審請求7.6萬件，同比增長39.2%。以發明專利為例，2021年審結的發明專利有126.6萬件，其中授權的發明專利是69.6萬件，57萬件發明專利未授權，而發明專利的復審請求量是7.36萬件，在未被授權的發明專利中的占比是12.9%。 在審結的發明專利復審案件中，撤銷駁回占47.2%，這表明發明專利通過復審有近一半是能夠撤銷駁回，專利復審的救濟功能發揮明顯。但是撤銷駁回只是中間狀態，并不代表該專利申請最終一定能夠授權，還需要繼續審查才能確定最終結果。復審請求的結案周期平均為16.4個月，復審周期較長。 ? 二、專利復審的流程 專利復審程序是指專利申請被駁回時，給予申請人的一條救濟途徑。只有專利申請人才有權啟動專利復審程序，而且必須在接到駁回通知3個月內向國家知識產權局專利復審委員會提出。向專利復審委員會請求復審的，應當提交復審請求書，說明理由，必要時還應當附具有關證據。請求人在提出復審請求或者在對專利復審委員會的復審通知書作出答復時，可以修改專利申請文件；專利復審委員會進行審查，根據復審請求人的請求，同意撤銷原決定的，專利復審委員會應當據此作出復審決定，并通知復審請求人，但不會直接授權，而是由原審查部門繼續進行審查程序。認為復審請求不符合專利法及其實施細則有關規定的，會要求申請人在指定期限內陳述意見。經陳述意見或者進行修改后，專利復審委員會認為仍不符合專利法及其實施細則有關規定的，會維持原駁回決定的復審決定。 ? 三、專利被駁回的法條依據 審查員在駁回決定通知書中都會寫明駁回理由，專利法實施細則第五十三條：依照專利法第三十八條的規定，發明專利申請經實質審查應當予以駁回的情形是指： （一）申請屬于專利法第五條、第二十五條規定的情形，或者依照專利法第九條規定不能取得專利權的； （二）申請不符合專利法第二條第二款、第二十條第一款、第二十二條、第二十六條第三款、第四款、第五款、第三十一條第一款或者本細則第二十條第二款規定的；　 （三）申請的修改不符合專利法第三十三條規定，或者分案的申請不符合本細則第四十三條第一款的規定的。 《專利法》第五條：對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造，不授予專利權。對違反法律、行政法規的規定獲取或者利用遺傳資源，并依賴該遺傳資源完成的發明創造，不授予專利權。 《專利法》第二十五條：對下列各項，不授予專利權:(一)科學發現；(二)智力活動的規則和方法；(三)疾病的診斷和治療方法；(四)動物和植物品種；(五)原子核變換方法以及用原子核變換方法獲得的物質；(六)對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。 《專利法》第九條：同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。 兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請的人。 《專利法》第二條第二款規定：發明，是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。 《專利法》第二十條第一款：申請專利和行使專利權應當遵循誠實信用原則。不得濫用專利權損害公共利益或者他人合法權益。 《專利法》第二十二條：授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性。 《專利法》第二十六條：第三款：說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準，必要的時候，應當有附圖。摘要應當簡要說明發明或者實用新型的技術要點。第四款：權利要求書應當以說明書為依據，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。第五款：依賴遺傳資源完成的發明創造，申請人應當在專利申請文件中說明該遺傳資源的直接來源和原始來源，申請人無法說明原始來源的，應當陳述理由。 《專利法》第三十一條第一款： 一件發明或者實用新型專利申請應當限于一項發明或者實用新型。屬于一個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型，可以作為一件申請提出。 《專利法》第三十三條第二款：申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。 《專利法實施細則》第四十三條：依照本細則第四十二條規定提出的分案申請，可以保留原申請日，享有優先權的，可以保留優先權日，但是不得超出原申請公開的范圍。分案申請應當依照專利法及本細則的規定辦理有關手續。分案申請的請求書中應當寫明原申請的申請號和申請日。提交分案申請時，申請人應當提交原申請文件副本;原申請享有優先權的，并應當提交原申請的優先權文件副本。 ? 四、提出復審的建議 發明專利被駁回后，是否提出復審，取決于申請人本身，在閱讀駁回理由后，若申請人認為審查員提出的駁回理由沒有道理，或者認為經過修改后可以克服審查員指出的駁回理由，那么申請人可以在收到駁回決定通知書3個月內向專利復審委員會提交復審請求，同時繳納復審的官費。在復審請求中要需要陳述，審查員在駁回決定中的意見不正確，同時也可以對申請文件進行修改，以克服存在的問題。 上述列舉的法條中，若駁回理由為專利法第五條、第二十五條規定的情形，或者依照專利法第九條規定不能取得專利權的，這幾個條款是對發明專利保護客體的規定，若駁回理由為這幾條，說明該發明專利所要求保護的內容不屬于專利法規定的，因此，一旦以上述理由被駁回，不建議提出復審，即使提出復審，還是會存在較大概率被上述條款維持原駁回決定。 若駁回理由為《專利法》第二十二條、第二十六條及第三十三條第二款規定的情形，這是對申請文件的內容審查的結果，表面申請文件存在各種缺陷從而被駁回，以創造性為例，若審查員以申請文件不具備創造性為理由進行駁回時，此時可以綜合考量申請文件的內容，如果權利要求書保護的范圍較大，而對應的說明書又有多個發明點和足夠詳實的實施例，那么這種專利申請文件可以通過進一步縮小權利保護范圍而提出復審。 ? 五、復審之后維持被駁回的解決方法 在提出復審后，遞交了完整詳盡的復審請求書陳述表明審查員指出的駁回理由不成立，或進行修改補正以后認為能夠克服駁回理由，且具有完整的證據證明的，若專利復審委員會維持駁回結果不變，專利復審決定應當書面通知專利申請人，發明專利申請的申請人對復審決定不服的，可以自收到決定之日起3個月內向北京市中級人民法院起訴。 ? 六、總結 發明專利被駁回后，是否要提出復審，還是需要申請人做好復審評估，可以從以下四個維度對專利復審進行評估：1）專利的重要性；2）申請文件的內容是否詳實；3）審查意見是否存在偏差；4）意見陳述是否合理。經過上述四方面的評估，能夠更加客觀的認識前期被駁回專利的實際情況，讓專利復審具有客觀依據和可操作性，減少和避免專利復審決策的盲目性和盲從性，因此可以成為申請人實施專利復審的流程要求，也可以是專利代理機構委案復審的前置程序。此外，申請人通常是委托專利申請的代理機構進行專利復審，則可需求不同的專利代理機構承辦。這以擺脫前期答復思維的限制，找到新的突破點。 ? ? ?